Jak prawidłowo nabyć znak towarowy?
2022-02-25
Przed nabyciem znaku towarowego warto sprawdzić, czy zbywca ma do niego pełne prawa.
Nabycie znaku towarowego to nie tylko zawarcie ważnej umowy ze zbywcą. Transakcja powinna być odpowiednio przygotowana, a umowa dostosowana do statusu znaku towarowego oraz jego rodzaju i wartości. Podjęcie kilku działań poprzedzających nabycie znaku towarowego może zaoszczędzić nabywcy w przyszłości przykrych niespodzianek związanych z nieprawidłowym nabyciem praw do znaku.
Status prawny
Przed przystąpieniem do transakcji niezwykle ważne jest sprawdzenie statusu prawnego znaku towarowego. Mowa tutaj przede wszystkim o zweryfikowaniu, czy zbywcy rzeczywiście przysługują wszystkie prawa do niego. Mowa zarówno o prawach do samego znaku towarowego, jak również – w przypadku znaku graficznego – prawa autorskie do jego grafiki. Dotyczy to także czcionek użytych w znaku, które niezwykle często pochodzą z banków czcionek. Tymczasem regulaminy takich banków zazwyczaj nie pozwalają na używanie licencjonowanych czcionek w znakach towarowych.
Jeśli transakcja obejmuje znak graficzny, warto dodatkowo sprawdzić, kto dany znak stworzył i czy na pewno prawa autorskie do znaku zostały prawidłowo nabyte przez zbywcę (czy został udokumentowany cały „łańcuch” nabycia praw autorskich do niego). Jeśli zbywca nie jest pierwszym właścicielem znaku towarowego, konieczne jest zweryfikowanie poprzednich umów przeniesienia danego znaku. Praktyka pokazuje bowiem, że zaskakująco wiele znaków, szczególnie starszych, zostało przeniesionych w sposób nieprawidłowy. Ujawnienie potencjalnego zbywcy w rejestrze znaków towarowych stanowi jedynie domniemanie, że przysługują mu prawa do znaku, ale wcale tego nie dowodzi. Brak zweryfikowania tej kwestii może doprowadzić do nabycia znaku od osoby niebędącej w rzeczywistości uprawnionym do niego.
Po drugie, warto sprawdzić, czy prawo do znaku towarowego nie jest obciążone prawami osób trzecich. W szczególności, czy zbywca nie ustanowił na nim zastawu rejestrowego i nie udzielił na niego licencji. Pierwszą okoliczność możemy ustalić samodzielnie, weryfikując rejestr zastawów. Jeśli chodzi natomiast o drugą z nich, to sama weryfikacja rejestrów znaków towarowych nie będzie wystarczająca. Licencja na znak towarowy nie musi być bowiem wpisana do rejestru znaków towarowych. Niezbędne jest zatem zażądanie od zbywcy udzielenia informacji w tym zakresie, przedstawienie przez niego dokumentów i zawarcie w umowie odpowiednich postanowień co do ich prawdziwości i kompletności. Należy bowiem mieć na uwadze, że umowa licencyjna jest umową o rozszerzonej skuteczności i wywiera skutki także wobec nabywcy prawa obciążonego licencją.
Po trzecie, konieczne jest potwierdzenie, że znak towarowy był używany przez zbywcę w sposób rzeczywisty, jeśli od daty jego rejestracji minęło pięć lat. Jeśli znak nie był bowiem w takiej sytuacji używany, jest podatny na wygaszenie, a jego nabycie może narazić spółkę nabywcy na szkodę. Jeśli zatem z danych posiadanych przez nabywcę nie wynika, że zbywca rozpoczął jego używanie, niezbędne jest uzyskanie od niego dokumentów potwierdzających powyższe.
Sprawa wyceny
Aby uniknąć ryzyk podatkowych związanych z ceną uiszczoną za nabywany znak towarowy, zalecane jest sporządzenie jego wyceny przez rzeczoznawcę. Wycena ma za zadanie zbadać otoczenie rynkowe, siłę i potencjał marki w oparciu o dokumenty finansowe i informacje przekazane przez uprawnionego do znaku. Metoda wyceny znaku towarowego zależy od indywidualnej sytuacji. Do najczęściej wybieranych metod zalicza się metody dochodowe, kosztowe lub porównawcze.
Warto pamiętać, że nawet nieodpłatne przeniesienie znaku towarowego może wiązać się z powstaniem obowiązku podatkowego w VAT po stronie zbywcy oraz powstaniem przychodu podatkowego po stronie nabywcy, w wysokości wartości rynkowej znaku.
Umowa przeniesienia
Przepisy prawa wymagają formy pisemnej dla umowy przeniesienia znaku towarowego, jak i majątkowych praw autorskich do jego grafiki. Dlatego też poza podstawowymi postanowieniami związanymi z przeniesieniem prawa do znaku towarowego (oświadczenie zbywcy o przeniesieniu znaku, oświadczenie nabywcy o jego przyjęciu i określenie ceny za znak lub oświadczenie stron, że znak jest zbywany nieodpłatnie) warto pamiętać o dodaniu postanowień odpowiednich dla przeniesienia majątkowych praw autorskich do jego grafiki, w tym praw zależnych.
W zależności od sytuacji umowa może wymagać dodatkowych postanowień dotyczących np. domeny internetowej zarejestrowanej na zbywcę zawierającej przenoszony znak towarowy, nazwiska/pseudonimu użytego w znaku, przeznaczenia towarów wytworzonych przez zbywcę do czasu podpisania umowy czy też uregulowania kwestii profili w mediach społecznościowych wykorzystujących przenoszony znak towarowy.
Ujawnienie w rejestrze
Przeniesienie znaku towarowego na inny podmiot wiąże się z koniecznością dokonania zmiany w rejestrze znaków towarowych. W tym celu niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku do rejestru, w którym znak jest zarejestrowany. W przypadku Urzędu Patentowego RP zmiana uprawnionego wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty urzędowej w wysokości 70 PLN (od każdej zmiany). Zmiana w EUIPO to koszt 200 EUR. W obu tych urzędach niezbędne jest udokumentowanie faktu przeniesienia znaku towarowego. Aby uniknąć konieczności ujawniania urzędom pełnej treści umowy, warto zatem rozważyć przygotowanie i podpisanie przez obie strony jej wyciągu. Jeśli chodzi natomiast o WIPO, koszt przeniesienia znaku to 177 CHF. Urząd nie wymaga jednak przesyłania dokumentów potwierdzających zmianę uprawnionego.
Prawidłowo złożony wniosek o zmianę w rejestrze jest rozpatrywany przez Urząd Patentowy RP do ok. dwóch miesięcy, w EUIPO zajmuje to około tygodnia, w WIPO proces ten trwa do ok. kilku tygodni. Przeniesienie prawa następuje z chwilą zawarcia umowy, ale staje się skuteczne wobec osób trzecich dopiero z chwilą dokonania wpisu tego przeniesienia w rejestrze.
