Wadliwa umowa o poufności może mieć poważne konsekwencje dla innowacyjnych przedsiębiorców

W świadomości przedsiębiorców i twórców innowacyjnych rozwiązań zakorzeniła się już konieczność zwierania umów o poufności informacji (NDA – non-disclosure agreement) w przypadku udostępniania wrażliwych informacji osobom trzecim. W dalszym ciągu pokutuje jednak przekonanie, że treść takiej umowy nie jest zbyt skomplikowana i wystarczy skopiować dobrze brzmiące zapisy z wzorów dostępnych w Internecie. To błąd, który może mieć poważne następstwa, łącznie z pozbawieniem wynalazku ochrony prawnej, w ostateczności doprowadzając do kosztownych i długotrwałych sporów.

Zachowanie poufności informacji o wynalazku ma jednak istotne znaczenie z punktu widzenia wymogów ochrony patentowej rozwiązań technicznych przewidzianych w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – przesłanki nowości. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. W doktrynie i orzecznictwie utrwalił się pogląd, że podanie wynalazku do wiadomości oznaczonego (zamkniętego) kręgu osób, zwłaszcza związanych obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej, nie jest uważane za udostępnienie wynalazku do wiadomości powszechnej.

Podsumowując – przekazanie informacji o nowym rozwiązaniu pojedynczym osobom, wąskiej grupie ludzi zobowiązanych umową do zachowania tajemnicy, czy pracownikom związanym „służbowym” wymogiem zachowania poufności – nie prowadzi do utraty nowości przez wynalazek, jeżeli nie zostanie on udostępniony do wiadomości powszechnej. Ujawnienie wynalazku następuje bowiem dopiero wtedy, gdy z wynalazkiem mógł (choć niekoniecznie musiał) zapoznać się nieoznaczony krąg osób (wyrok NSA z dnia 15-06-2016, sygn. akt II GSK 2854/14).

Informacja pozostaje nieudostępniona publicznie w sytuacji, w której istnieje wyraźne lub dorozumiane porozumienie o poufności. Zobowiązanie do zachowania uzyskanej informacji w tajemnicy może wynikać z umowy, przepisu prawa (np. tajemnica zawodowa) lub stosunku zaufania, np. w odniesieniu do prokurenta lub członka zarządu (zob. A. Michalak, Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, s. 53 i n.). Porozumienie dotyczące poufności nie musi być zawarte w formie pisemnej (decyzja KO EUP z 23.7.1993 r., T-0830/90, Secrecy agreement), choć dla celów dowodowych zdecydowanie zalecane jest zawarcie takiego porozumienia w formie pisemnej.

Dodatkowo, przepisy nie wyłączają możliwości udzielenia patentu na wynalazek, jeżeli jego ujawnienie nastąpiło nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem dokonania zgłoszenia wynalazku w urzędzie patentowym i było spowodowane oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego (tzw. ulga w nowości). Oznacza to, że ujawnienie wynalazku do powszechnej wiadomości dokonane z “oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego” nie niweczy przesłanki nowości wynalazku.

W codziennej, biznesowej rzeczywistości widać, że coraz częściej przedsiębiorcy zawierają umowy o poufności. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że brakuje im wiedzy o wspomnianych wymogach prawnych, a umowy są zawierane bez zachowania należytej uwagi, po prostu poprzez kopiowanie zapisów np. z internetu, bez uwzględniania okoliczności danej sytuacji.

Podstawowym problemem jest precyzyjne określenie przedmiotu i zakresu owej tajemnicy handlowej oraz sposobu jej dochowania. Najczęściej strony opisują dość szeroko, że umową NDA objęte są wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, organizacyjne itd. Zbyt ogólne zapisy w praktyce utrudniają przestrzeganie umowy. To z kolei sprawia, że obie strony zaczynają traktować swoje zobowiązania z pobłażliwością. Dzieje się tak najczęściej, gdy postanowienia o zachowaniu poufności zapisane są w umowie ramowej o współpracy stron, która reguluje jednocześnie szereg innych znacznie bardziej konkretnie ujętych wzajemnych zobowiązań.

Niezależnie od przedmiotu umowy, jej treść powinna wskazywać wymogi bezpieczeństwa w zakresie komunikowania informacji o charakterze poufnym, wymaganego sposobu ich gromadzenia i przetwarzania oraz przechowywania, a także stosowanych w tym zakresie narzędzi. Dostęp do informacji powinny mieć jedynie osoby biorące udział w realizowaniu zobowiązań wynikających z przedmiotu współpracy między stronami. Osoby te powinny być zobowiązane do zachowania w tajemnicy stricte określonych informacji i nie wykorzystywania ich do własnych celów lub w interesie podmiotów trzecich. Uczestnicy danego projektu muszą być świadomi, że opisywanie swoich aktualnych działań i dokonań zawodowych podczas konferencji naukowych, lub w mediach społecznościowych, stanowi ujawnienie, które z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do utraty możliwości uzyskania praw do patentu z powodu braku nowości. W umowie koniecznie trzeba podkreślić, że odbiorca informacji poufnych jest świadomy, że ujawnienie informacji poufnych może narazić podmiot powierzający na szkodę.

Ustalenie nowości rozwiązania jest jednym z podstawowych działań Urzędu Patentowego w procedurze badania zdolności patentowej zgłoszenia wynalazku. Trzeba przy tym zaznaczyć, że nawet udzielenie patentu na wynalazek nie zamyka możliwości późniejszego zarzucenia rozwiązaniu braku nowości – w procedurze unieważnienia patentu.

W praktyce najbardziej zainteresowani pozbawieniem uprawnionego ochrony patentowej na rozwiązanie będą podmioty konkurencyjne. Niemniej jednak wcale nierzadko bywa, że partnerzy handlowi, chcąc uwolnić się od zobowiązań umownych, dążą do pozbawienia uprawnionego monopolu związanego z posiadanym patentem. Dysponując dowodem ujawnienia wynalazku w dacie poprzedzającej zgłoszenie, w tym wadliwą umową o poufności zawartą przed zgłoszeniem wynalazku do urzędu patentowego, mają szanse doprowadzić do unieważnienia patentu.

Niedbałe podejście do konstruowania umów NDA może doprowadzić do sytuacji, w której pojawią się skutecznie postawione zarzuty, że wynalazek został ujawniony w sposób niweczący jego nowość. Dlatego warto poświęcić odpowiednio dużo uwagi treści umowy o poufności, rozważyć zaangażowanie do tego zadania specjalistów, pamiętając, że niejednoznaczna treść umów o poufności nie chroni przedmiotu wynalazku w wystarczającym stopniu.