Licencja a obowiązek używania znaku
2022-05-31
Opłata licencyjna powinna być ustalona tak, aby nie uzależniać jej całkowicie od obrotu towarami.
Prawo własności przemysłowej (p.w.p.) dość lakonicznie opisuje elementy konieczne umowy licencyjnej. Z aktu prawnego wynika jedynie, że umowa musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Elementem essentialia negotii umowy jest jedynie udzielenie upoważnienia do korzystania ze znaku towarowego. Istnieje jednak istotne kwestie, które należy uregulować w umowie w celu należytego zabezpieczenia swoich praw. Strony umowy mogą samodzielnie ustalić swoje wzajemne prawa i obowiązki na zasadzie tzw. swobody kontraktowania.
Prawidłowo skonstruowana umowa licencyjna na znak towarowy obejmuje co najmniej wskazanie stron oraz znaku towarowego, stanowiącego jej przedmiot. Innymi często spotykanymi elementami są postanowienia dotyczące wysokości oraz sposobu obliczania opłaty licencyjnej, obowiązku zgłoszenia licencji do rejestru Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, a także dyspozycje dotyczące ustania umowy, udzielania sublicencji czy kar umownych.
Konieczna jest precyzja
Ze względu na to, że umowy licencyjne zawierane są zwykle na wiele lat, dobrze skonstruowana umowa musi precyzyjnie określać wzajemnie prawa i obowiązki jej stron. Istnieje jednak element umowny bardzo często pomijany.
Aby nie stracić monopolu
Zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Wyjątek stanowią sytuacje, w których wystąpiły ważne powody jego nieużywania. Zmaterializowanie się zagrożenia opisanego w art. 169 ust. 1 p.w.p. w najlepszym wypadku pociąga za sobą niepotrzebne koszty związane z ponownym przeprowadzeniem procedury rejestracji, w najgorszym może prowadzić nawet do utraty monopolu i konieczności rebrandingu, gdy konkurent dokona zgłoszenia identycznego znaku towarowego jak ten, który wygasł.
W wielu umowach licencyjnych, nawet tych sporządzanych przez profesjonalnych pełnomocników, często brakuje postanowień dotyczących obowiązku używania znaku towarowego, będącego przedmiotem licencji. Co do zasady, licencjobiorca chce odnieść określoną korzyść w związku z uiszczaniem opłat licencyjnych więc niejako „oczywiste” jest to, że będzie on używał znaku towarowego. Co więcej duża część umów licencyjnych przewiduje, że przy licencjodawcy pozostaje prawo używania znaku towarowego.
W związku z tym, gdy zaobserwuje on, że licencjobiorca nie używa oznaczenia, może to zrobić samodzielnie, eliminując ryzyko wygaszenia znaku. Nie jest jednak trudno wyobrazić sobie sytuację, w której licencjobiorca uiszczający opłatę licencyjną nie posługuje się znakiem towarowym dla towarów objętych prawem ochronnym. Przykładowo może on posługiwać się wariacją oznaczenia, która zmienia jego odróżniający charakter lub zaprzestać posługiwania się oznaczeniem i jednocześnie chcieć mieć możliwość „ożywienia” poprzedniej marki.
Na co zwrócić uwagę
W doktrynie wyróżnia się szereg rodzajów licencji, klasyfikujących konkretne umowy w zależności od tego, w jakim zakresie umożliwiają licencjobiorcy korzystanie z oznaczenia czy jaki krąg podmiotów może zostać dopuszczony do korzystania ze znaku towarowego. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na tzw. licencje wyłączne mocne. Są to licencje, które dopuszczają do używania oznaczenia wyłącznie licencjobiorcę (z wyłączeniem licencjodawcy).
W tym charakterystycznym wypadku jedynie w rękach licencjobiorcy pozostaje podjęcie lub niepodjęcie działań, które mogą prowadzić do zmaterializowania się ryzyka opisanego w art. 169 p.w.p., gdyż zgodnie z jego zapisami przez używanie znaku, rozumie się również używanie znaku przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego. Z tego powodu ogromnego znaczenie nabiera zawarcie w umowie licencyjnej postanowień regulujących obowiązek używania znaku towarowego przez licencjobiorcę dla towarów i usług objętych prawem ochronnym.
Należy zwrócić też uwagę na to, że art. 169 p.w.p. wymaga, by używanie znaku towarowego miało charakter rzeczywisty. Wskazane wydaje się dopełnienie postanowienia o obowiązku „rzeczywistego” używania znaku towarowego poprzez zapis w umowie dający możliwość licencjodawcy sprawowania kontroli nad rzeczywistym używaniem znaku oraz przyznający mu narzędzia, które pomogą wymusić na licencjobiorcy spełnienie swojego obowiązku.
Przykładowo może to być prawo licencjodawcy wglądu do dokumentów licencjobiorcy połączone z karami umownymi naliczanymi, gdy przez określony czas licencjobiorca nie posługuje się znakiem. Innym rozwiązaniem może być postanowienie dotyczące ustania lub zmiany licencji w licencję wyłączną słabą w wyniku nieużywania znaku przez określony czas.
Ciekawym i bardzo pożytecznym zobowiązaniem umownym z procesowego punktu widzenia jest postanowienie dotyczące zbierania przez licencjobiorcę i przekazywania w określonych odstępach czasowych dowodów używania znaku towarowego. Postanowienie takie nie tylko przyznaje licencjodawcy uprawnienia kontrolne, ale także pozwala mu zebrać dowody na potrzeby ewentualnego postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego.
Pozaumowne koło ratunkowe?
Czy w wypadku nieuregulowania przedmiotowej kwestii w treści umowy, istnieje pozaumowny obowiązek używania znaku towarowego będącego przedmiotem licencji spoczywający na licencjobiorcy? Niestety, kwestia ta nie została wyjaśniona w przepisach ustawy. Również orzecznictwo nie poruszało do tej pory tego zagadnienia.
Pewnych wskazówek dostarcza jednak doktryna. Zgodnie z poglądami jej przedstawicieli o występowaniu pozaumownego obowiązku używania znaku towarowego (będącego przedmiotem licencji), należącego do licencjobiorcy, można dyskutować w szczególności w przypadku udzielenia licencji wyłącznej mocnej oraz wtedy, gdy wysokość opłaty licencyjnej uzależniona zostaje od używania znaku towarowego, np. poprzez ustalenie wysokości opłaty licencyjnej, jako pewnego procentu od sprzedaży towarów oznaczonych znakiem towarowym.
Nie można domniemywać takiego obowiązku w żadnym z powyższych przypadków. Obowiązek używania znaku towarowego będącego przedmiotem licencji spoczywa na licencjobiorcy wyłącznie wtedy, gdy postanowienie o takiej treści zostało włączone do umowy licencyjnej. W szczególności obowiązku takiego nie można wywodzić z zasad współżycia społecznego czy ustalonych zwyczajów, gdyż umowy licencyjne na znak towarowy zawierane są pomiędzy przedsiębiorcami.
Należy pamiętać o tym, by konstruując treść umowy licencyjnej na znak towarowy, umieścić w niej postanowienie dotyczące obowiązku używania znaku towarowego przez licencjobiorcę, a także ustalenie mechanizmów kontroli używania znaku przez licencjodawcę. Rozsądne jest także ustalenie opłaty licencyjnej w taki sposób, by nie uzależniać jej w pełni od wielkości obrotu towarami oznaczonymi danym znakiem towarowym.
